通過上篇內(nèi)容，大家應(yīng)該已經(jīng)了解了該商標(biāo)糾紛案的相關(guān)內(nèi)容，接下來就和公司寶來看看代理人是怎么通過通常情況下關(guān)于在先著作權(quán)的認(rèn)定、商標(biāo)法中關(guān)于在先著作權(quán)認(rèn)定的條件、實(shí)務(wù)中易產(chǎn)生爭議的問題來對該案件進(jìn)行解析的。

【代理人評析】

1、2013《商法第32條解讀2013年《商標(biāo)法》第32條關(guān)于保護(hù)在先權(quán)利和禁止搶注他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)的規(guī)定，是體現(xiàn)誠實(shí)信用原則、遏制惡意搶注商標(biāo)的重要法律依據(jù)。

申請注冊商標(biāo)不得與他人在先取得的權(quán)利相沖突，也不能損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，商標(biāo)法的這一規(guī)定是一種概括性、開放性的規(guī)定。實(shí)踐中，在判斷是否構(gòu)成在先權(quán)利時(shí)不僅要考慮《商標(biāo)法》已有特別規(guī)定的在先權(quán)利，也需要根據(jù)民事法律規(guī)定的屬于應(yīng)予以保護(hù)的合法權(quán)益，綜合當(dāng)事人的主張和證據(jù)進(jìn)行認(rèn)定。從學(xué)理上講，在先權(quán)利是指在申請注冊商標(biāo)之前的他人已有的合法權(quán)利，其對象為其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)或者民事權(quán)利，包括但不限于下列權(quán)利：商標(biāo)權(quán)、外觀設(shè)計(jì)權(quán)、著作權(quán)、地理標(biāo)志權(quán)、商號(hào)權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)等。2008年《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第1條規(guī)定：“原告以他人注冊商標(biāo)使用的文字、圖形等侵犯其著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先權(quán)利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。“這一條款一方面在于遏制為了攀附他人著作的良好聲譽(yù)，獲得更高的收益和消費(fèi)者關(guān)注度，從而進(jìn)行惡意的商標(biāo)搶注。另一方面，也是對他人創(chuàng)造的智力成果和合法權(quán)益的尊重，要求在商標(biāo)注冊等有關(guān)活動(dòng)時(shí)，商標(biāo)注冊人要顧及他人合法利益，注冊商標(biāo)的構(gòu)成要素中如果包含他人已創(chuàng)作的成果或者他人合法權(quán)益的客體內(nèi)容，則必須取得該權(quán)利人的許可后方可進(jìn)行注冊。

2.通常情況下關(guān)于在先著作權(quán)的認(rèn)定

(1)2013年《商標(biāo)法》第32條語境下的著作權(quán)的內(nèi)涵

著作權(quán)，是指自然人、法人或者其他組織對文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)作品依法享有的財(cái)產(chǎn)權(quán)利和精神權(quán)利的總和。就精神權(quán)利來說，著作人身權(quán)包括發(fā)表權(quán)、署名權(quán)、修改權(quán)、保護(hù)作品完整權(quán)，在商標(biāo)注冊中利用他人在先享有著作權(quán)的作品。如果該作品未發(fā)表，則可能會(huì)涉及侵犯他人的發(fā)表權(quán)如果該作品已發(fā)表，則有可能侵犯他人的署名權(quán)或者保護(hù)作品完整權(quán)。就著作財(cái)產(chǎn)權(quán)來說，我國《著作權(quán)法》一共羅列了13項(xiàng)具體的權(quán)利但并非是窮盡式列舉比如復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)、展覽權(quán)、信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)、改編權(quán)和其他法律賦予的權(quán)利等。這里的兜底條款“其他法律賦予的權(quán)利”與2013年《商標(biāo)法》第32條之規(guī)定相契合。

通常情況下，著作權(quán)的客體對應(yīng)的是作品，只有作品才享有著作權(quán)，我國《著作權(quán)法》中保護(hù)的作品一共有九種，比如文字作品、音樂作品、美術(shù)組品、攝影作品等。但是，在2013年《商標(biāo)法》第32條語境下有關(guān)在先著作權(quán)的作品范圍有所擴(kuò)大?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)第19條第1款規(guī)定：“當(dāng)事人主張?jiān)V爭商標(biāo)損害其在先著作權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)依照著作權(quán)法等相關(guān)規(guī)定，對所主張的客體是否構(gòu)成作品、當(dāng)事人是否為著作權(quán)人或者其他有權(quán)主張著作權(quán)的利害關(guān)系人以及訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成對著作權(quán)的侵害等進(jìn)行審查。”這一款明確指出依據(jù)《著作權(quán)法》相關(guān)規(guī)定來判斷是否構(gòu)成作品，是否享有著作權(quán)。

該《規(guī)定》第22條對訴爭商標(biāo)損害角色形象、作品名稱、作品角色名稱類的注冊行為作出相關(guān)說明。該條第1款規(guī)定：“當(dāng)事人主張?jiān)V爭商標(biāo)損害角色形象著作權(quán)的，人民法院按照本規(guī)定第十九條進(jìn)行審查。”在實(shí)踐中，很多作品中的角色形象是可以單獨(dú)作為美術(shù)作品進(jìn)行保護(hù)的，比如米老鼠、唐老鴨、白雪公主等，屬于著作權(quán)法所規(guī)定的作品類型，因此可以按照前述第19條的規(guī)定，按照著作權(quán)法的相關(guān)規(guī)定審查。該條第2款對作品名稱、作品角色名稱的保護(hù)作以規(guī)定。從嚴(yán)格意義上來講，我國《著作權(quán)法》并未將此兩種情形納人作品的范圍，但是由于作品的知名度較高，會(huì)導(dǎo)致作品名稱或者作品角色的名稱擁有較高的市場開發(fā)價(jià)值，他人可能會(huì)利用作品積累的市場良好影響將作品名稱、角色名稱作為商標(biāo)注冊使用在某些商品或者服務(wù)商上。從第32條的立法本意來看，這種情況容易誤導(dǎo)消費(fèi)者該商品或者服務(wù)的來源與該作品的作者或者享有著作權(quán)的人存在某種特定聯(lián)系，如代理關(guān)系、許可使用關(guān)系等。這種行為一方面會(huì)損害相關(guān)權(quán)利人進(jìn)一步開發(fā)該作品名稱、作品角色名稱的商業(yè)價(jià)值，另一方面此類搶注將不利于商標(biāo)市場維持良好的競爭秩序。因此，在考慮到防止不正當(dāng)占用他人的經(jīng)營成果、保護(hù)合法權(quán)益的同時(shí)，又要避免損害社會(huì)公眾對公共文化資源的正當(dāng)使用《規(guī)定》第22條將作品名稱、作品角色名稱作為了作品的一部分，給予了類似著作權(quán)的保護(hù)，只要在著作權(quán)保護(hù)期內(nèi)，權(quán)利人可以依據(jù)2013年《商標(biāo)法》第32條對該商標(biāo)提出異議或無效申請。司法實(shí)踐中已經(jīng)對如“蠟筆小新”功夫熊貓”等知名的作品名稱或者角色名稱給予了保護(hù)，但是在個(gè)案中的判斷標(biāo)準(zhǔn)上各級法院還沒有達(dá)成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

綜上所述，2013年《商標(biāo)法》第32條語境下“在先權(quán)利”中的著作權(quán)保護(hù)范圍可以認(rèn)為得到了一定擴(kuò)張，不僅僅局限于目前已有的作品類型對作品的部分構(gòu)成要素也可以做出類似的保護(hù)。

(2)商標(biāo)法中關(guān)于在先著作權(quán)認(rèn)定的條件

①在系爭商標(biāo)申請注冊之前他人已經(jīng)在先享有著作權(quán)

從立法本意上看，“在先權(quán)利”必須先于商標(biāo)注冊人在申請注冊商標(biāo)而存在，但是我國商標(biāo)注冊審查周期較長，時(shí)間節(jié)點(diǎn)較多《商標(biāo)法》也未對在先權(quán)利的判斷日期作以規(guī)定，因此具體以申請日，還是以授權(quán)日來判斷在先權(quán)利起初還存在一定爭議。目前，經(jīng)過多次的司法實(shí)踐，最高人民法院發(fā)布的《規(guī)定》第18條明確了判斷是否損害在先權(quán)利的時(shí)間點(diǎn)一般為訴爭商標(biāo)申請日，也即在訴爭商標(biāo)申請日以前存在在先著作權(quán)的，該注冊行為會(huì)損害在先權(quán)益，所以不予注冊。若訴爭商標(biāo)申請日時(shí)，在先著作權(quán)不存在或者已經(jīng)消滅的，則不能構(gòu)成商標(biāo)注冊的障礙，故不因之前存在過在先權(quán)利而影響訴爭商標(biāo)的注冊。申請注冊的商標(biāo)享有有優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)以優(yōu)先權(quán)日作為是否存在在先著作權(quán)的判斷日期。

②系爭商標(biāo)與他人在先享有著作權(quán)的作品相同或?qū)嵸|(zhì)性相似

《商標(biāo)法》第32條所要解決的在利問題中，在著作權(quán)的權(quán)屬、否構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品、是否在著作權(quán)保護(hù)期間內(nèi)訴爭商標(biāo)與作品是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似等問題，都需要依據(jù)《著作權(quán)法》的規(guī)定進(jìn)行判斷。這一點(diǎn)最高人民法院在《規(guī)定》中有明確的說明。因此，值得我們注意的是，商標(biāo)法意義上的相同或者相似與著作權(quán)法上的作品相同或者實(shí)質(zhì)性相似的判斷標(biāo)準(zhǔn)并非一致。

在商標(biāo)法意義上，判斷商標(biāo)是否構(gòu)成近似的前提是是否注冊使用在相同或者類似商品上，以相關(guān)公眾的一般注意力為準(zhǔn)，因此需要結(jié)合具體商品或者服務(wù)來認(rèn)定商標(biāo)是否近似的問題。而在著作權(quán)法意義上，實(shí)質(zhì)性相似的判斷難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于商標(biāo)近似的判斷，并且司法實(shí)踐中的判斷標(biāo)準(zhǔn)并未達(dá)成統(tǒng)一。作品的實(shí)質(zhì)性相似判斷主要是基于“思想表達(dá)二分法”的理論而產(chǎn)生，我國法院司法實(shí)踐中主要存在以下幾種判斷方法：整體觀感法，抽象測試法，抽象測試法與整體觀感法相結(jié)合、以抽象測試法為主，對整體觀感法持謹(jǐn)慎運(yùn)用。所謂整體觀感法是指以作品整體為判斷依據(jù)包括作品的架構(gòu)、組成部分等，就作品整體觀察所得或者給人的整體意境也屬于“表達(dá)”的范圍，把重心偏重于與“思想”接近的這一端，這種判斷方法類似于商標(biāo)近似中“相關(guān)公眾的一般注意力”標(biāo)準(zhǔn)。抽象測試法是指將作品層層剝離和劃分，將一些常見的或者有限的公共領(lǐng)域的表達(dá)分離出來，對比作品獨(dú)有的表達(dá)之處，從而判定是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似，大多數(shù)時(shí)候這種判斷被運(yùn)用于文字作品的對比中。

而在商標(biāo)注冊過程中判斷是否與享有在先著作權(quán)的作品構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似時(shí)，法院大多數(shù)采用整體觀感法，一方面是因?yàn)橛嘘P(guān)在先著作權(quán)的爭議一般不會(huì)涉及類似小說這種長篇文字作品，不適宜采用抽象測試法，另一方面大部分案件都是以侵犯在先美術(shù)作品、作品名稱等起訴的，在整體抄襲或較為明顯抄襲的情形下，適用整體觀感法來判斷更為簡便和直接。在“杜桂彬訴商標(biāo)品審委員會(huì)及第三人好維股份有限公司等”一案中，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在判決書中指出：“關(guān)于實(shí)質(zhì)性相似要件，經(jīng)比對訴爭商標(biāo)圖形與涉案作品在圖形的整體結(jié)構(gòu)、各元素的布局和角度基本相同，構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似”。最高人民法院在審理埃索黃金眼商標(biāo)無效宣告”一案中，認(rèn)為“被異議商標(biāo)與米高梅公司1987年雄獅標(biāo)識(shí)’作品相比，相同之處包括十字形象、環(huán)繞在外的圓圈、飄帶圖案，其不同之處是被異議商標(biāo)的飄帶不是電影膠片形式，且被異議商標(biāo)的圖形下方還顯著地標(biāo)有英文字母'ASOO’……米高梅公司1987年'雄獅標(biāo)識(shí)’作品與其自1924年起使用的雄獅圖形的設(shè)計(jì)手法、整體視覺更為相似，而與被異議商標(biāo)的差異加大”。因此，最高人民法院最后判定訴爭商標(biāo)與在先作品整體上差異較大，不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似。系爭商標(biāo)注冊申請人接觸過或者有可能接觸到他人享有著作權(quán)的作品

在處理注冊商標(biāo)與享有在先著作權(quán)的作品的問題中，我們需要實(shí)際考察訴爭商標(biāo)注冊申請人接觸在先作品的可能性。實(shí)踐中，在注冊申請商標(biāo)前存在在先作品并不意味著該商標(biāo)一定會(huì)被駁回或者宣告無效。對未發(fā)表或者只在某一區(qū)域發(fā)表的作品，他人也可以就其自己以該主題創(chuàng)作的相同作品申請商標(biāo)注冊，其主要原因是只要滿足獨(dú)創(chuàng)性和可復(fù)制性即可成為獨(dú)立的一部作品?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理著作權(quán)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第15條規(guī)定：“由不同作者就同一題材創(chuàng)作的作品，作品的表達(dá)系獨(dú)立完成并且有創(chuàng)作性的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定作者各自享有獨(dú)立著作權(quán)?！鄙虡?biāo)在設(shè)計(jì)過程中難免會(huì)就某一主題重復(fù)開發(fā)，導(dǎo)致與在先作品相沖突的情形，因此在這種情況下法律予以一定的諒解，當(dāng)然這需要一定的證據(jù)證明商標(biāo)獨(dú)立設(shè)計(jì)的過程。如果沒有相關(guān)證明，在訴爭商標(biāo)申請日之前，涉案作品如果已被書籍電視、報(bào)紙及雜志期刊等媒體大量宣傳涉案作品處于可被公眾獲知的狀態(tài)，商標(biāo)注冊申請人具有接觸到涉案作品的可能性，則法院更加傾向于認(rèn)為注冊申請人具有利用在先作品的故意。系爭商標(biāo)注冊申請人未經(jīng)著作權(quán)人的許可對他人作品的使用正當(dāng)性主要有三個(gè)來源，一是經(jīng)著作權(quán)人的許可或轉(zhuǎn)讓，是滿足法定許可的要件，三是構(gòu)成合理使用。在使用他人在先作品進(jìn)行商標(biāo)注冊時(shí)，由于具有商業(yè)性營利的目的，因此很難認(rèn)定為合理使用，同時(shí)也無法構(gòu)成法定許可的法定情形。因此，使用他人作品進(jìn)行商標(biāo)注冊必須經(jīng)過在先著作權(quán)人的同意和授權(quán)，否則將會(huì)損害相關(guān)權(quán)利人的利益。

(3) 實(shí)務(wù)中易產(chǎn)生爭議的問題

①是否構(gòu)成作品

最高人民法院發(fā)布的《規(guī)定》第19條指出，當(dāng)事人主張?jiān)V爭商標(biāo)損害其在先著作權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)依照著作權(quán)法等相關(guān)規(guī)定，對所主張的客體是否構(gòu)成作品進(jìn)行審查?！吨鳈?quán)法實(shí)施條例》第2條規(guī)定，作品是文學(xué)、藝術(shù)或者科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)具有獨(dú)創(chuàng)性并能以某種有形形式復(fù)制的智力成果。我國《著作權(quán)法》中一共規(guī)定了九類作品，但并非是窮盡式列舉，只要滿足“獨(dú)創(chuàng)性”和“可復(fù)制性”是兩大實(shí)質(zhì)性要件就可以構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品。而在司法實(shí)踐中，如果他人的在先作品存在實(shí)質(zhì)性瑕疵，則很難成為注冊商標(biāo)的障礙，比如在先作品并沒有達(dá)到獨(dú)創(chuàng)性的要求，商標(biāo)注冊權(quán)人可以主張?jiān)撟髌窞楣差I(lǐng)域的知識(shí)信息，不構(gòu)成2013年《商標(biāo)法》第32條意義上的損害他人在先權(quán)利的行為。當(dāng)然，有關(guān)作品獨(dú)創(chuàng)性的問題，在我國立法和司法中并沒有要求獨(dú)創(chuàng)性的高低，只要有證據(jù)證明該作品由作者獨(dú)立創(chuàng)作出來的，不是對現(xiàn)有作品的抄襲模仿，便能滿足這一法定條件。

②著作權(quán)形成的時(shí)間

在判斷注冊商標(biāo)是否損害他人在先著作權(quán)時(shí)，必須滿足他人的作品還處于著作權(quán)法保護(hù)的法定期間內(nèi)，否則該作品已進(jìn)入公共領(lǐng)域，便不再享有在先權(quán)利。因此，判定該作品著作權(quán)形成的時(shí)間對此類案件的審理有很大的影響。本案中，訴訟雙方當(dāng)事人就作品的形成時(shí)間產(chǎn)生爭議，因?yàn)樵谖覈髌芬唤?jīng)完成便自動(dòng)享有了著作權(quán)，這對判斷作品的保護(hù)期限以及是否構(gòu)成在先作品具有決定性意義。著作權(quán)登記證書在我國只能作為認(rèn)定享有著作權(quán)的初步證據(jù)，如無相反證據(jù)情形下，應(yīng)當(dāng)將著作權(quán)登記證書里標(biāo)記的時(shí)間視為創(chuàng)作完成之日。如果有其他證據(jù)材料證明作品的完成時(shí)間的，以該證據(jù)為準(zhǔn)。

③證明材料要求

《北京市高級人民法院關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》第22條規(guī)定，商標(biāo)標(biāo)志設(shè)計(jì)底稿、著作權(quán)登記證書、商標(biāo)標(biāo)志委托設(shè)計(jì)合同、著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同等可以作為確定商標(biāo)標(biāo)志著作權(quán)歸屬的初步證據(jù)。但是，僅有商標(biāo)異議或者無效申請后取得的著作權(quán)登記證書，不足以證明作品著作權(quán)歸屬。

最高人民法院發(fā)布的《規(guī)定》第19條第2款規(guī)定，商標(biāo)標(biāo)志構(gòu)成受著作權(quán)法保護(hù)的作品的，當(dāng)事人提供的涉及商標(biāo)標(biāo)志的設(shè)計(jì)底稿、原件、取得權(quán)利的合同、訴爭

商標(biāo)申請日之前的著作權(quán)登記證書等，均可以作為證明著作權(quán)歸屬的初步證據(jù)。

該條第3款規(guī)定，商標(biāo)公告、商標(biāo)注冊證等可以作為確定商標(biāo)申請人為有權(quán)主張商標(biāo)標(biāo)志著作權(quán)的利害關(guān)系人的初步證據(jù)。

著作權(quán)權(quán)屬證明指一切能夠證明著作權(quán)歸屬的證明材料。但實(shí)務(wù)上著作權(quán)權(quán)屬證明主要是指著作權(quán)登記證書以及設(shè)計(jì)手稿等。提供著作權(quán)權(quán)屬證明，證明效力最高的一般是各級版權(quán)局頒發(fā)的著作權(quán)登記證書，有確切相反證據(jù)推翻的除外。

著作權(quán)權(quán)屬證據(jù)的保留方法根據(jù)不同的作品以及作品形式而有不同。常見的主要有：第一公開發(fā)表，通過多種形式的發(fā)表。例如，在報(bào)紙、雜志、博客論壇等以及充分利用目前的各種新媒體，諸如微信群、微信公眾號(hào)等。發(fā)表時(shí)要特別注意署名和時(shí)間并做好證據(jù)留存工作。第二，保留創(chuàng)作稿件等原始資料。第三，以文字形式記錄自己創(chuàng)作靈感的來源。第四有條件的可以舉辦作品展覽。第五，針對一些特殊作品應(yīng)該有針對性的保留證據(jù)，比如保留攝影作品用底片或者數(shù)碼攝影的原文件等。

維護(hù)自身著作權(quán)益首要的就是證明自己的著作權(quán)屬如果不能證明自己擁有著作權(quán)，就無法維護(hù)自身合法權(quán)益。收集證據(jù)時(shí)需要注意著作權(quán)權(quán)屬證據(jù)的時(shí)間以及能夠完整體現(xiàn)作品的原貌。單一證據(jù)就可以完整體現(xiàn)作品或者若干證據(jù)結(jié)合來體現(xiàn)作品，如果證據(jù)不能完整體現(xiàn)作品原貌將難以維護(hù)自身權(quán)益。

律師提示：

證據(jù)所反映的自身擁有著作權(quán)屬的時(shí)間必須早于侵權(quán)作品的時(shí)間，否則也難以證明他人作品侵權(quán)。

企業(yè)可以充分利用公共資源，特別是國家圖書館進(jìn)行證據(jù)收集。國家圖書館藏書量巨大，收藏眾多圖書、雜志等文獻(xiàn)，信息量龐大。如果某一作品已經(jīng)發(fā)表且可以確定它的發(fā)表期刊或者書籍，那么就可以在國家圖書館網(wǎng)站上下載表格把相應(yīng)信息填寫完整，然后根據(jù)網(wǎng)站指示將表格發(fā)到指定郵箱。當(dāng)國家圖書館的工作人員收到郵件后，會(huì)根據(jù)要求尋找相應(yīng)的文獻(xiàn)并電話聯(lián)系確定價(jià)格，之后國家圖書館會(huì)將蓋有國家圖書館章的相應(yīng)文獻(xiàn)寄送。查詢十分便捷，查詢?nèi)丝梢圆恍枰H自到國家圖書館。這種方式尤其適合發(fā)表時(shí)間長，市面上該類文獻(xiàn)稀有的作品。

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