上篇內(nèi)容，公司寶已經(jīng)和大家介紹了該商標糾紛案的具體內(nèi)容，商標糾紛并不可怕，但是被訴侵權(quán)人在受到權(quán)利人發(fā)起的商標維權(quán)訴訟后，也應當勇于對自己的商標進行正當維權(quán)，維護自身的合法權(quán)益，下面就和公司寶一起來看看代理人對于該案件的講解內(nèi)容。

【代理人評析】

1.2001 年《商標法》第 41 條立法沿革

我國 2001 年《商標法》第41 條規(guī)定，對已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，以及違反第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規(guī)定而注冊的商標可以裁定撤銷。前者可由商標局依據(jù)自己的職權(quán)撤銷或者由其他單位或個人向商標評審委員會提出撤銷申請，后者只能由商標所有人或者利害關(guān)系人提出商標撤銷申請，并且需要在自商標注冊之日起5 年內(nèi)提出，對惡意注冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。

從我國的立法情況來看，2001 年《商標法》并未區(qū)分商標權(quán)無效和商標權(quán)撤銷兩種制度，這與國際立法例有所差別。首先，從兩種制度的法律性質(zhì)上來講，商標的無效是對商標權(quán)在形成之前即具有權(quán)利瑕疵，因行政成本和社會整體效益的考慮，審查機關(guān)不可能事無巨細的避免不當注冊情形，因而設(shè)計的一種補正制度。而商標的撤銷是基于商標權(quán)人的不當使用或者不使用，導致與商標法的立法本意相違背，從而被剝奪專用權(quán)的制度，從一定意義上講，撤銷制度可以被視為一種商標管理過程中的行政處罰行為。其次，從商標權(quán)失效后果來講，商標無效是因為權(quán)利產(chǎn)生的基礎(chǔ)具有瑕疵，從本質(zhì)上看根本不符合權(quán)利產(chǎn)生的要件，所以商標一旦被無效便意味著商標注冊自始無效。商標撤銷是基于對商標的使用不符合法定要件，其權(quán)利產(chǎn)生的基礎(chǔ)是完全符合商標法的規(guī)定的，不存在任何瑕疵，由于被撤銷前注冊商標是合法有效的，故而撤銷行為是對商標未來的效力作出的。

因此，2013 年，我國《商標法》修訂，將第41 條前兩款的可撤銷情形，分別規(guī)定在第 44 條和第 45 條中，將“撤銷”修訂為“宣告商標無效”。而在商標可撤銷情形中保留了 2001 年《商標法》中的規(guī)定，僅對自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他事項，以及注冊商標成為其指定商品通用名稱或者連續(xù)三年不使用的情形予以撤銷。

2.2013 年《商標法》第 44 條立法解讀(1)立法目的

惡意注冊商標行為嚴重擾亂市場秩序，壓縮商標市場空間，造成商標資源大量浪費的結(jié)果，受到社會公眾高度關(guān)注。在《商標法》第三次修改過程中，商標確權(quán)行政主管部門曾提出一系列法條設(shè)計意圖，希望加大制止惡意注冊力度。為了鼓勵正當競爭、凈化商標的市場秩序，有效遏制惡意搶注的目的，2013 年《商標法》第44條主要針對于制止在非類似商品或服務上大量注冊與他人較高知名度商標相同或近似的商標的情形做此規(guī)定。

(2)以欺騙或其他不正當手段獲得注冊的認定

基于鼓勵正當競爭、凈化商標市場秩序、有效遏制惡意搶注的法律導向，在商標授權(quán)確權(quán)的審查過程中對是否以欺騙或其他不正當手段獲得注冊的情形需要進行認定。對于規(guī)模性注冊與他人在先注冊在關(guān)聯(lián)商品、同一行業(yè)中相關(guān)商品上的商標完全相同或?qū)嵸|(zhì)相似商標，一般會被認定為以其他不正當手段獲得注冊。如果申請人注冊大量的商標并無實際使用的意圖或者可能，僅僅是為了轉(zhuǎn)讓牟利意圖的行為，也可認定為上述規(guī)定中的不正當手段。本案中，曹軍楊申請注冊的商標多達 40 余件，目前并無證據(jù)證明其具有使用上述所有商標的意圖，而該40 余件商標中至少有 13 件商標均申請注冊在第7類和第8 類與縫紉行業(yè)相關(guān)的商品上，且與他人在先注冊在第7類、第8類商品上的商標標志完全相同或基本無差別，特別是其中的 10 件商標與他人在先注冊商標所屬類別相同，僅僅是類似群組不同。所以.本案中一審法院、二審法院、再審法院均認為曹軍楊的申請注冊的行為構(gòu)成了以其他不正當手段獲得注冊的情形，從而對該商標予以撤銷。通常情況下，在市場上有較高知名度的商標所有權(quán)人需要特別注意是否存在以上欺騙或不正當手段獲得注冊的情形，及時地向行政管理部門提出無效申請，以維護自身的合法權(quán)益。

(3)無效宣告之情形

商標法區(qū)分商標不予注冊的絕對事由和相對事由。絕對事由保護的是公共利益和公共秩序，相對事由保護的是特定民事權(quán)益?！渡虡朔ā返?4 條第1款和第45條第1款分別針對違反絕對事由和相對事由的注冊商標爭議作出規(guī)定。

①商標局宣告無效之情形

商標法規(guī)定，商標因欠缺絕對條件而獲得注冊的，原則上由商標局依職權(quán)作出無效宣告，但其他單位和個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。欠缺絕對條件，即是違反商標構(gòu)成的禁止性條款，導致商標存在瑕疵，比如商標標識包含不得使用的文字或者圖案、商標標識構(gòu)成該商品或服務行業(yè)的通用名稱等情形。具體如下文所述：

第一.違反2013 年《商標法》第10 條列舉的8項禁止性條款，即使用國家及國際組織的名稱或者標志、官方標志、有民族歧視性的標志、帶有欺騙性的標志，有害于社會主義道德風尚或其他不良影響的標志。已注冊商標包含上述任何一種標志的，都應被宣告無效。

第二，違反2013 年《商標法》第11條之規(guī)定的商標，即禁止將商品的通用名稱、圖形、型號和僅僅直接表示商品質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的，以及其他缺乏顯著性的標志作為商標注冊。但是，一般來講，此類商標申請一般會予以駁回，只有在后續(xù)的異議審查或復審中才對該商標的顯著性作以實質(zhì)審查。如果該商標在實際使用中獲得了顯著性，也即“第二含義”，便可以獲得注冊。

第三，違反 2013 年(商標法》第 12 條之規(guī)定，將僅僅由商品自身性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需要的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀注冊為立體商標的，應當官告無效。

第四.以欺騙或者其他不正當手段取得注冊的行為，主要表現(xiàn)為虛構(gòu)、隱瞞事實真相或者偽造申請文件及有關(guān)文件進行注冊的，例如申請人偽造營業(yè)執(zhí)照、修改經(jīng)營范圍，或者偽造其他證明文件的。

②在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人無效宣告之情形

2013 年《商標法》第 45 條第 1款對商標無效的相對事由作以規(guī)定，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以依據(jù)本條款請求商標評審委員會宣告注冊商標無效。具體情形如下：

第一，對馳名商標的搶注，即通過復制、摹仿、翻譯他人馳名商標而進行注冊的，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請求宣告無效。但是，針對未在我國的注冊的馳名商標宣告無效僅限于相同或類似商品，在我國已經(jīng)注冊的馳名商標可擴大至不相同和不相類似商品中。

第二，未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊的。

第三，商標中有商品的地理標志，而該商品并非來源于該標志所標示的地區(qū)，誤導公眾的。但是，已經(jīng)善意取得注冊的繼續(xù)有效。

第四，在同一種商品或者類似商品上與已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的。

第五，損害他人在先權(quán)利的，包括但不限于著作權(quán)、外觀設(shè)計權(quán)、商號權(quán)、原產(chǎn)地名稱權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)、使用有一定影響力的未注冊商標等。

(4)無效宣告申請時間

依據(jù)我國 2013 年《商標法》第 44 條和第 45 條規(guī)定，因絕對無效事由而提出無效宣告的，不受時間限制，任何人在商標授權(quán)后均可提出無效宣告的請求。而因相對無效事由提出的無效宣告則有時間限制。針對普通商標來講，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人應當自該商標注冊之日起5年內(nèi)提出商標無效的申請。商標注冊已滿5年的，由于與商品之間構(gòu)成穩(wěn)定的聯(lián)系，具有完全的法律效力，不會再被宣告無效。但是，針對馳名商標來講.對惡意注冊的，也即在注冊時明知或者應知該馳名商標存在的，馳名商標所有人可以不受5 年期限的限制，該商標被注冊后任何時間都可以提起無效宣告。

商標無效宣告可以直接向商標評審委員會請求裁定，也可以在商標侵權(quán)訴訟過程中提起無效抗辯的理由，啟動商標評審程序，此時法院可以中止商標侵權(quán)訴訟的進行，待商標行政機關(guān)作出行政裁定之后再決定商標侵權(quán)訴訟是否繼續(xù)進行。

(5)欺騙或其他不正當手段的認定因素

《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》(以下簡稱《意見》)中指出，人民法院在審理涉及撤銷注冊商標的行政案件時，審查判斷訴爭商標是否屬于以其他不正當手段取得注冊，要考慮其是否屬于欺騙手段以外的擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段。這種列舉加兜底的方式范圍較廣、適用空間較大，以解決實踐中可能出現(xiàn)的情形。但應當注意的是，雖然給予“其他不正當手段”較寬的界定，但其性質(zhì)明確指向《商標法》第 10 條、第 11 條、第 12 條以外的，與欺騙手段相并列的其他損害公共利益和公共秩序的注冊行為，僅適用于絕對事由。在司法實踐中能否構(gòu)成“其他不正當手段”主要有以下幾種考量因素：

1.主觀上要求具有惡意

從法條用語上來講，本條的不正當手段與欺騙應具有同等性質(zhì)，更多的指向行為的目的或者后果，這種“不正當性”體現(xiàn)在商標注冊人在明知或者應知的狀態(tài)下，對他人商標進行了搶注。不論是作為手段，還是意圖，都會擾亂商標市場的管理，這種不正當性都能夠通過商標注冊人的客觀行為表現(xiàn)出來，個案中應該綜合考量注冊商標人注冊商標的數(shù)量、經(jīng)營范圍、使用情況等。

2.申請注冊商標的類別需要與申請人經(jīng)營范圍之間有一定的聯(lián)系

大量注冊與他人在先近似的商標且沒有使用意圖的，將被認定構(gòu)成不正當手段注冊商標。注冊與他人在先商標近似的商標標識的注冊數(shù)量可以成為是否構(gòu)成不正當手段的基本考量因素，從目前我國司法界的實踐來看，商標數(shù)量不宜成為單獨的量化標準，應結(jié)合其他因素進行評價。一方面，市場上不乏出于正當需求或者防御目的進行注冊的商標，如防御商標的注冊。所謂防御商標是指為了防止他人使用或者注冊而對自己的核心商標進行的注冊，主要有聯(lián)合商標和防御商標兩種模式。聯(lián)合商標主要是同一企業(yè)在同一或者類似商品或服務上注冊兩個或兩個以上近似的商標，如五糧液集團有限公司就在酒水商品類中注冊了諸如“一糧液”“三糧液”“五糧液”“六糧液”等一系列商標。防御商標主要是同一商標所有人把自己的商標同時注冊在其他非同種或非類似的商品上，比如“喬丹案”中的喬丹體育股份有限公司就將其商標“喬丹”分別注冊在了各類商品上。這類商標的注冊數(shù)量巨大，但都具有合法的正當性目的。另一方面，僅從數(shù)量來判斷個案商標注冊容易混淆2013 年《商標法》第 44 條第1款之立法目的，因為個案中所涉不正當行為均是對誠實信用原則的違背，但僅損害了提出主張的特定主體的利益，不一定數(shù)量多就意味著擾亂商標注冊的秩序。因此，在實踐中，法院會將注冊商標的數(shù)量與注冊人或者經(jīng)營者之間的相當性作以考察。作為個人，如果大量申請與他人相同或者近似的商標，無論商品是否構(gòu)成同種或者類似，則很有可能是注冊者在搶古商標市場，囤積商標。

本案中，曹軍楊注冊商標共40 余件，且這40余件商標均是與他人在先商標構(gòu)成近似，依據(jù)弘隆公司所述事實，曹軍楊在獲得商標注冊后到處進行工商投訴及訴訟，就很難認定其注冊行為具有正當性。作為市場經(jīng)營者，如果構(gòu)成上述情況，在能夠證明自己是為了保護自己商標知名度的情形下，則一般不會被認定為商標搶注行為。在第9801980號“BLOVES”商標宣告無效案中，被申請人富士集團國際有限公司搶注深圳彼愛鉆石有限公司“BLOVES"商標，申請人提出證據(jù)證明被申請人申請注冊了包括“iPhone”“瑪莎拉蒂”“神州行”在內(nèi)的兩千余件商標，已超出正常的經(jīng)營需要，該行為具有明顯的主觀惡意，最終商標評審委員會也認定了被申請人搶注商標的事實。

3.商標標識來源

就涉案商標而言，一般都是基于他人商標具有較高的知名度和顯著性而進行不正當?shù)膿屪?，如他人知名的字號、企業(yè)名稱、姓名、商標等。上述注冊行為是故意攀附他人商業(yè)標識的知名度，意圖不當占據(jù)公共資源，影響商標市場的秩序。依據(jù)法院調(diào)查的事實，本案中曹軍楊注冊的商標中至少有 13 件商標均申請注冊在第7類和第8 類與縫紉行業(yè)相關(guān)的商品上，且與他人在先注冊在第7類、第8類商品上的商標標志完全相同或基本無差別.特別是其中的 10 件商標與他人在先注冊商標所屬類別相同.僅僅是類似群組不同。雖然沒有明確證據(jù)證明上述在先商標的知名度較高，但其申請人多為與曹軍楊同處浙江省東陽市.甚至同處一鎮(zhèn)。這樣看來，曹軍楊注冊的商標大多來源于同一商品或服務領(lǐng)域，甚至同一地域的在先注冊商標，難以認定為具有合法的正當性目的。

4.使用行為

商標的意義在于讓消費者識別商品或者服務的來源，避免混淆。而要實現(xiàn)這一目的，必須通過商標性使用才能做到。根據(jù) 2013 年《商標法》第 48 條之規(guī)定，商標的使用是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第 26 條規(guī)定，沒有實際使用注冊商標，僅有轉(zhuǎn)讓或者許可行為；或者僅是公布商標注冊信息、聲明享有注冊商標專用權(quán)的，不認定為商標使用。商標權(quán)人有真實使用商標的意圖，并且有實際使用的必要準備，但因其他客觀原因尚未實際使用注冊商標的，人民法院可以認定其有正當理由。綜合以上兩條，可以得出這樣一條結(jié)論，即商標性使用至少應該滿足為使用而作出必要準備，在使用過程中一定是要求商標伴隨商品或服務進入流通領(lǐng)域的行為。因此，如果商標權(quán)利人在注冊大量商標后，并未將商標投人實際使用，為商標使用作出必要準備，或者僅用于商標許可轉(zhuǎn)讓的，則可能被認定為以不正當手段進行了商標注冊。本案中，曹軍楊并未將所注冊的 40 余類商標完全投入商標使用的過程中，也沒有證據(jù)證明其為商標使用作出必要準備，而是進行工商投訴，因此可以認定其具有搶注的惡意。

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