商標(biāo)法原理與案例之在先使用抗辯，如何判斷商標(biāo)在先使用抗辯？怎么理解“在先”的時(shí)間點(diǎn)？如何判斷使用人已經(jīng)突破“原有范圍”？突破了“原有范圍”的法律后果是什么？下面就和公司寶一起來看看這些問題的答案。

一、基本含義和主要問題

《商標(biāo)法》第59第3款規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。本款規(guī)定即為商標(biāo)在先使用抗辯，是2013年修訂《商標(biāo)法》時(shí)為了平衡商標(biāo)在先使用人和注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人之間的利益而新增加的內(nèi)容，主要目的是保護(hù)那有一定影響但未注冊(cè)的商標(biāo)所有人的權(quán)益?！渡虡?biāo)法》第32條后段只是在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)階段對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)提供保護(hù)，本款則在商標(biāo)侵權(quán)階段對(duì)滿足特定條件的未注冊(cè)商標(biāo)持有人提供了一項(xiàng)積極抗辯。

為了避免對(duì)商標(biāo)注冊(cè)制度造成沖擊，本條嚴(yán)格限定了在先使用抗辯的成立條件。立法機(jī)關(guān)指出，首先，在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)必須是具有一定市場(chǎng)影響的商標(biāo)；其次，在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)只能在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)適用；最后，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人可以要求在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)以免發(fā)生混淆造成消費(fèi)者誤認(rèn)。上述第一個(gè)限定是從此項(xiàng)抗辯構(gòu)成的角度后兩個(gè)限定是當(dāng)抗辯成立之后的效果的角度。

就第一項(xiàng)限定而言，“未注冊(cè)商標(biāo)的在先使用”，要求先于“注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)”和“注冊(cè)商標(biāo)的使用”。就后兩項(xiàng)效果限定而言，究竟怎么理解“原有范圍”？如果使用人擴(kuò)大生產(chǎn)銷售規(guī)模，是不是突破了“原有范圍”？如果使用人做出新的使用許可，是否突破了“原有范圍”？如果使用人改變銷售方式，是否突破了“原有范圍”？最高人民法院指出，確定商標(biāo)先用權(quán)抗辯中的“原有范圍”，應(yīng)主要考慮商標(biāo)使用的地域范圍和使用方式。在商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)或?qū)嶋H使用商標(biāo)后，在原實(shí)體店鋪影響范圍之外增設(shè)新店或拓展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)方式的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定已經(jīng)超出了原有范圍。下面的“啟航考研案”判決指出：使用的主體是否僅限于“在先使用人”本人及在先已獲授權(quán)許可的“被許可使用人”，這是否過于絕對(duì)？在先使用主體是否還應(yīng)包括在先使用人的繼受者？一旦突破原有范圍，商標(biāo)權(quán)利人可否訴請(qǐng)認(rèn)定使用人構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)？其所能主張的損害賠償數(shù)額，是超出原有范圍部分的使用行為嗎？

本條還涉及與《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第6條之間的協(xié)調(diào)，主要體現(xiàn)為兩個(gè)問題。第一，在同一標(biāo)識(shí)上存在注冊(cè)商標(biāo)權(quán)和名稱包裝裝潢權(quán)益時(shí)，權(quán)益人該如何選擇請(qǐng)求權(quán)基礎(chǔ)？可以自由選擇其一，還是應(yīng)當(dāng)釋明優(yōu)先選擇注冊(cè)商標(biāo)權(quán)？這涉及《商標(biāo)法》與《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》之間的關(guān)系問題。第二，當(dāng)被告就同一標(biāo)識(shí)享有注冊(cè)商標(biāo)權(quán)并規(guī)范使用的情形下，原告以在先使用的名稱包裝裝潢權(quán)益為基礎(chǔ)請(qǐng)求被告停止使用，可否支持？如果答案肯定的話是否超出了《商標(biāo)法》第59條第3項(xiàng)的制度本意？是否使名稱包裝裝潢權(quán)益的性質(zhì)絕對(duì)化了？上海市浦東新區(qū)人民法院指出：“有一定影響的商品裝潢系《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》明確規(guī)定的受保護(hù)權(quán)益，其與注冊(cè)商標(biāo)權(quán)分屬彼此獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)類型。相關(guān)司法解釋也明確在先取得的合法權(quán)益包括商標(biāo)權(quán)、知名商品特有裝潢等。商標(biāo)權(quán)與'有一定影響的商品裝潢’在構(gòu)成要件形成時(shí)間、權(quán)利客體、保護(hù)范圍及期限等方面均不同。特別是根據(jù)《商標(biāo)法)第三十六條規(guī)定，經(jīng)審查異議不成立而準(zhǔn)予注冊(cè)的商標(biāo)，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人職得商標(biāo)專用權(quán)的時(shí)間自初步審定公告三個(gè)月期滿之日起計(jì)算。自該商標(biāo)公生期滿之日起至準(zhǔn)予注冊(cè)決定做出前，對(duì)他人在同一種或者類似商品上使用與該商標(biāo)相同或相近似的標(biāo)志，無法通過商標(biāo)侵權(quán)進(jìn)行法律救濟(jì)。因此，在被訴侵權(quán)行為可能同時(shí)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，屬于請(qǐng)求權(quán)竟合。在涉及請(qǐng)求權(quán)競(jìng)合的案件中，權(quán)利人可以明確擇一法律關(guān)系對(duì)涉案行為進(jìn)行主張?！薄凹~巴倫公司使用的斜杠N標(biāo)識(shí)雖系其注冊(cè)商標(biāo)，但原告的鞋兩側(cè)字母裝潢使用在先。”“被控侵權(quán)行為是否為注冊(cè)商標(biāo)的使用行為，不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案件的抗辯事由。只要被告在后的標(biāo)識(shí)使用行為與他人在先有一定影響的商品裝潢構(gòu)成近似，容易導(dǎo)致消費(fèi)者混淆的，就構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)?！蹦阍趺纯创@個(gè)判決？

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